石田国際特許事務所 株式会社イシックス
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石田国際特許事務所 パテントコラム バックナンバー
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【企業秘密盗んでつくった商品 輸入差し止め法案審議入り】 (6月6日、日本経済新聞)
 「未公開の技術など企業秘密を不正に入手してつくった商品の輸入を差し止められる制度づくりに向けた議論が国会で始まった。規定を盛り込んだ不正競争防止法改正案が5日、衆院経済産業委員会で審議入りした。」とのことです。

 この改正法案(不正競争の定義に、「技術上の秘密を不正に使用して生産された物を譲渡する行為」を追加する規定や罰則の見直し規定(罰金額の上限引き上げ)等)は、今期国会で成立して7月10日に公布されております。公布から6月以内に施行される予定です。

 

【同じ成分の薬なら…別の製法でも特許侵害 最高裁判決】 (6月6日、日本経済新聞)
「特許登録された薬と同じ成分の薬を異なる方法でつくった場合、特許侵害に当たるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は5日、『構造や特性が同じなら、製法が異なっても特許侵害に当たる』とする初判断を示した。物の特許が例外的に製法を含めて認められるのは『構造や特性で特定するのが不可能などの事情が存在するとき』に限定した。」とのことです。
いわゆる「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」(物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合)に関する判決ですが、この判決ではさらに「構造や特性で特定するのが不可能などの事情」(不可能・非実際的事情)が存在しないのに物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合は、当該物の発明は不明確となる(特許法第36条第6項第2号違反)と認定しています。

 

 この判決を受けて特許庁では、今後、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの審査については、審査官が「不可能・非実際的事情」があると判断できるときを除き、当該物の発明は不明確であると判断し、拒絶理由を通知することとなりました(7月6日特許庁HP)。
ここで、実務上問題なのは、特許庁がプロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当する具体例として、「凹部を備えた孔に凸部を備えたボルトを前記凹部と前記凸部とが係合するように挿入し、前記ボルトの端部にナットを螺合してなる固定部を有する機器」のような機械装置のクレームを挙げていることです。この下線部分が経時的な要素の記載であるから製造方法に該当すると見ているようですが、このような書き方は構造を表現する手法に過ぎず、製造方法には当たらない筈で、上記最高裁判決でも機械装置のクレームまで含めるような判断はしていません。
従って、今後(今年10月に審査基準が全面改訂される予定)判断が変わる可能性はありますが、現段階で特許庁がこのような見解を出している以上、これから出願する機械装置のクレームについて、当面は上記のような経時的要素と取られる記載を避けて、例えば
・「凹部を備えた孔に凸部を備えたボルトが前記凹部と前記凸部とが係合した状態で挿通されており、前記ボルトの端部にナットが螺合されてなる固定部を有する機器。」のように受動態の記載とするか、或いは
・「凹部を備えた孔と
前記凹部に係合可能な凸部を備え、前記凹部に前記凸部が係合するように前記孔に挿入されるボルトと
前記ボルトの端部に螺合されるナットと、からなる固定部を有する機器。」のように構成要素を並列記載する表現を取るのが望ましいと考えます。
なお、従前の出願に対し、機械装置のプロダクト・バイ・プロセス・クレームについて不明確である旨の拒絶理由が通知された場合は、上記2例のように表現を変えたり、物を生産する方法の発明にカテゴリーを変えたりすることで対応可能です。

 
 
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